Исключительная и неисключительная лицензии: правовое регулирование, риски и налоговые последствия

Введение: почему выбор вида лицензии — это коммерческое и правовое решение одновременно

Современная экономика интеллектуальной собственности построена на распоряжении исключительными правами не путём их полного отчуждения, а через предоставление контрагенту разрешения использовать результат интеллектуальной деятельности (далее — РИД) или средство индивидуализации. Именно лицензия превратилась в основной инструмент монетизации программного обеспечения, баз данных, товарных знаков, ноу-хау, аудиовизуальных произведений и патентов. Российское гражданское право знает два классических вида лицензий — простую (неисключительную) и исключительную. Различие между ними является не терминологическим, а сущностным: оно определяет, может ли правообладатель и далее предоставлять права тем же объёмом другим лицам, вправе ли он сам использовать РИД, в каком объёме лицензиат может защищаться от третьих лиц и какие налоговые последствия наступают у каждой из сторон. Институт лицензионного договора закреплён в статьях 1235–1238 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ). Дополнительные правила содержатся в статье 1233 ГК РФ — о способах распоряжения исключительным правом, в статьях 1232, 1234 — о государственной регистрации перехода и отчуждения прав, в статье 1239 — о принудительной лицензии. Концептуальную основу разграничения двух видов лицензий описывает статья 1236 ГК РФ. Толкование этих норм даётся в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации» (пункты 37–43 и 103). Ниже разбираемся, как корректно квалифицировать лицензию, в чём практическая цена ошибки и какие риски нужно адресовать в договоре.

Правовая квалификация лицензии — это всегда отправная точка. Она задаёт не только пределы свободы сторон, но и оптимальный налоговый режим, режим судебной защиты и порядок осуществления прав сублицензиаров. Поэтому за вопросом «исключительная или неисключительная?» стоит цепочка решений, влияющих на экономику сделки. Подробные ссылки на нормы и судебные акты приведены далее по тексту.

Правовая природа лицензионного договора

По лицензионному договору одна сторона — обладатель исключительного права (лицензиар) — предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах. Это определение дано в пункте 1 статьи 1235 ГК РФ (см. статья 1235 ГК РФ на сайте КонсультантПлюс). Принципиально: лицензия — это не отчуждение, а ограничение во времени и в способах права самого лицензиара. Исключительное право остаётся у правообладателя, который лишь временно «впускает» другого участника в свою монополию.

Существенные условия лицензионного договора — предмет (указание РИД с реквизитами, при необходимости — номера патента, свидетельства, регистрации), способы использования, размер вознаграждения (если договор возмездный) или указание на безвозмездность. Без определения хотя бы одного способа использования лицензия не считается выданной: лицензиат не приобретает ни одного правомочия. Способы использования называются конкретно: право, прямо не указанное в договоре, не считается предоставленным лицензиату (абзац второй пункта 1 статьи 1235 ГК РФ), поэтому общее указание «для коммерческой эксплуатации» не образует надлежащего предмета (см. также постановление Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10 на КонсультантПлюс). Договор, в котором не определены способы использования, признаётся незаключённым.

Срок лицензии не может превышать срок действия исключительного права; если стороны срок не указали, он считается равным пяти годам (пункт 4 статьи 1235 ГК РФ). Территория действия лицензии — по умолчанию территория Российской Федерации (пункт 3 статьи 1235 ГК РФ). Условие о вознаграждении в возмездной лицензии существенно (абзац второй пункта 5 статьи 1235 ГК РФ). Безвозмездной лицензия бывает, если это прямо предусмотрено договором (абзац первый пункта 5 статьи 1235 ГК РФ), но между коммерческими организациями нельзя безвозмездно предоставить исключительную лицензию на территории всего мира и на весь срок действия исключительного права (пункт 5.1 статьи 1235 ГК РФ).

Форма договора — письменная; несоблюдение влечёт недействительность. Для отдельных категорий РИД (изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки) предоставление права использования подлежит государственной регистрации в случаях, прямо предусмотренных пунктом 2 статьи 1232 ГК РФ, и сама регистрация осуществляется Роспатентом (см. статья 1232 ГК РФ). Без обязательной регистрации предоставление права считается несостоявшимся (пункт 6 статьи 1232 ГК РФ), хотя сам договор остаётся действительным (пункт 37 постановления Пленума ВС РФ № 10). Предоставление права использования программы для ЭВМ или базы данных не регистрируется, даже если они зарегистрированы (абзац второй пункта 103 того же постановления).

Простая (неисключительная) и исключительная лицензия: что говорит статья 1236 ГК РФ

Статья 1236 ГК РФ описывает два вида лицензии. Простая (неисключительная) лицензия предоставляет лицензиату право использования РИД с сохранением за лицензиаром права выдавать аналогичные лицензии иным лицам. Исключительная лицензия исключает выдачу таких же лицензий другим лицам в пределах согласованных территорий, сроков и способов использования (см. статья 1236 ГК РФ). Принципиально: закон прямо закрепляет презумпцию простой лицензии — если договор не содержит указания на вид лицензии, она считается неисключительной (пункт 2 статьи 1236 ГК РФ). Это означает, что молчание договора всегда играет в пользу лицензиара.

Не менее важен второй элемент: с 1 октября 2014 года пункт 1.1 статьи 1236 ГК РФ прямо указывает, что лицензиар, выдавший исключительную лицензию, сам не вправе использовать РИД в тех пределах, в которых право предоставлено лицензиату, если договором не предусмотрено иное. До этого момента вопрос о праве правообладателя использовать «своё» решался по-разному, что порождало споры. Правило диспозитивное: по умолчанию правообладатель в пределах эксклюзива «выходит из игры», но стороны вправе прямо договориться, что лицензиар сохраняет собственное использование. Без такой оговорки модель соответствует классической «exclusive licence» англо-американской традиции, с оговоркой — «sole licence».

Из этих двух правил следует ключевой совет договорной практики: лицензиат, рассчитывающий на монопольное положение на рынке (территории, сегменте), должен прямо назвать лицензию исключительной — иначе она будет простой. А лицензиар, который хочет и после выдачи эксклюзива продолжать собственное использование, должен прямо оговорить это в договоре: без такой оговорки параллельная продажа собственных продуктов в пределах исключительной лицензии нарушает договор и обесценивает купленный лицензиатом «эксклюзив».

Исключительность может быть «по способам» (один лицензиат — для воспроизведения, другой — для распространения), «по территории» (исключительная лицензия только в пределах одной страны), «по времени». Иначе говоря, в одном договоре одни способы могут быть выданы как исключительные, а другие — как простые. Это прямо предусмотрено пунктом 3 статьи 1236 ГК РФ. На практике такая «гибридная» модель встречается часто, особенно в IT и медиабизнесе, где правообладатель распределяет рынки и каналы между разными партнёрами.

Право лицензиара использовать РИД при исключительной лицензии

Часть юристов до сих пор полагает, что выдача исключительной лицензии оставляет за лицензиаром право самому использовать объект. Это неверно. Действующая редакция пункта 1.1 статьи 1236 ГК РФ устанавливает обратное правило: лицензиар не вправе сам использовать РИД в тех пределах, в которых право использования предоставлено лицензиату по исключительной лицензии, если стороны не договорились об ином.

Практическая ценность нормы — для лицензиатов: исключительная лицензия по умолчанию защищает их не только от конкурирующих лицензий, но и от собственной коммерческой активности правообладателя в пределах эксклюзива. Для лицензиара же это сигнал внимательно читать пункт о виде лицензии и при необходимости добавлять формулировку: «Лицензиар сохраняет за собой право самостоятельно использовать РИД в пределах согласованных территорий и способов использования». Без такой формулировки правообладатель, выдавший эксклюзив, должен воздерживаться от собственного использования в его пределах.

Последствия нарушения исключительности

Если лицензиар, вопреки исключительной лицензии, выдаст аналогичную лицензию третьему лицу, наступает несколько последствий. Во-первых, договор с третьим лицом сам по себе не становится недействительным, но, заключив его, лицензиар нарушает обязательство перед эксклюзивным лицензиатом не выдавать лицензий другим лицам (подпункт 2 пункта 1 статьи 1236 ГК РФ); последствия для второго лицензиата закон прямо не определяет. Во-вторых, лицензиар несёт перед эксклюзивным лицензиатом ответственность по статьям 393, 393.1, 15 ГК РФ — за убытки, причинённые нарушением договорного обязательства (см. статья 15 ГК РФ). В-третьих, лицензиат по исключительной лицензии вправе требовать пресечения действий третьего лица, нарушающих исключительное право, в порядке статьи 1254 ГК РФ — без получения отдельного согласия лицензиара. Это уникальное право защиты, недоступное держателю простой лицензии.

Статья 1254 ГК РФ предоставляет исключительному лицензиату полноценный иск против любых нарушителей в пределах действия лицензии: он вправе требовать запрета использования, изъятия экземпляров, выплаты компенсации и убытков, а также применения иных способов защиты, предусмотренных статьями 1252, 1301, 1311 ГК РФ. У простого лицензиата такой возможности нет: его защита ограничивается исками к лицензиару из договора. Это фундаментальное различие должно учитываться при выборе вида лицензии в практически значимых отраслях, где параллельное использование третьими лицами вероятно (например, в товарных знаках, программном обеспечении массового рынка, музыкальных произведениях).

Договорные санкции должны быть прописаны прямо. Практика арбитражных судов признаёт исполнимыми оговорки о штрафной неустойке за нарушение исключительности — например, в фиксированной сумме за каждый случай выдачи конкурирующей лицензии или за каждое выявленное самостоятельное использование лицензиаром. Применима также конструкция возмещения имущественных потерь по статье 406.1 ГК РФ, особенно если убытки от потери эксклюзива сложно доказать классическими средствами.

Сублицензирование и взаимоотношения сублицензиатов

Согласно статье 1238 ГК РФ лицензиат вправе передать права использования РИД сублицензиату только при наличии письменного согласия лицензиара (см. статья 1238 ГК РФ). Объём прав сублицензиата не может превышать объёма прав лицензиата ни по способам, ни по сроку. Распространённая ошибка — выдать сублицензию на больший срок, чем срок основной лицензии: такая сублицензия действует только до конца основной.

Право выдавать сублицензии часто закрепляется именно в рамках исключительной лицензии. Это создаёт удобную многоуровневую коммерческую модель: эксклюзивный партнёр развивает дистрибьюторскую сеть. Однако ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата несёт сам лицензиат, если иное не предусмотрено договором. Поэтому в исключительной лицензии нужно тщательно прописывать: процедуру согласования сублицензий, требования к содержанию сублицензионных договоров (в части способов, территорий, сроков), порядок прекращения сублицензий при досрочном расторжении основной лицензии.

На практике лицензиары всё чаще требуют «открытого окна» в основной лицензии для контроля сублицензионной активности: ежеквартальная отчётность, реестр сублицензиатов, право доступа к самим сублицензионным договорам. Это разумно — государство и рынок зачастую видят правообладателя как лицо, ответственное за нарушения в цепочке, особенно в товарных знаках.

Налоговые последствия лицензионных платежей: НДС и налог на прибыль

Налоговые режимы простой и исключительной лицензии в общем случае одинаковы — различия в виде лицензии не приводят к различиям в налогообложении. Однако сам факт того, что РИД лицензируется, имеет два важных налоговых акцента.

Во-первых, передача прав на использование некоторых результатов интеллектуальной деятельности и баз данных по лицензионному договору освобождается от НДС по подпункту 26 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — НК РФ) — для прав на программы для ЭВМ и базы данных, включённые в единый реестр российских программ и баз данных (с исключениями, установленными этим подпунктом, — например, для рекламных сервисов). См. статья 149 НК РФ. Для иных РИД и средств индивидуализации лицензионное вознаграждение, как правило, облагается НДС в общем порядке. Перед заключением договора стороны обязательно сверяют статус РИД и применимость льготы, чтобы не получить претензий по НДС.

Во-вторых, лицензионные платежи (роялти) принимаются к вычету по налогу на прибыль у лицензиата как прочие расходы, связанные с производством и реализацией (подпункт 37 пункта 1 статьи 264 НК РФ — см. статья 264 НК РФ). У лицензиара полученные роялти признаются доходом. При выплате роялти в адрес иностранного лицензиара применяются правила статьи 309 НК РФ о налогообложении доходов иностранных организаций у источника выплаты, с учётом международных соглашений об избежании двойного налогообложения. Существенная часть споров с налоговыми органами связана с переквалификацией роялти в дивиденды или с применением правил трансфертного ценообразования к платежам в адрес взаимозависимых иностранных лиц.

Судебная практика: что суды читают между строк договоров

Российская судебная практика по лицензиям достаточно стабильна. Пленум Верховного Суда РФ в постановлении № 10 системно изложил подходы к толкованию статей 1235–1238 ГК РФ. Ключевые выводы: вид лицензии должен быть прямо назван в договоре или явно следовать из его условий; молчание трактуется как неисключительная лицензия; способы использования индивидуализируются конкретно; территория по умолчанию — Российская Федерация; срок по умолчанию — пять лет; при исключительной лицензии лицензиар сам не использует РИД в её пределах, если иное не прописано (пункт 1.1 статьи 1236 ГК РФ) (см. постановление Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10).

В обзорах судебной практики Верховного Суда РФ и постановлениях Суда по интеллектуальным правам встречаются устойчивые сюжеты: квалификация безвозмездной исключительной лицензии между коммерческими организациями на весь мир и на весь срок действия права как недопустимой (пункт 5.1 статьи 1235 ГК РФ); признание исключительной лицензии конкретным договором, прямо это указавшим; отказ в иске лицензиата по исключительной лицензии при отсутствии регистрации предоставления права, когда регистрация обязательна; защита экономики сделки даже при формальных дефектах исполнения, если воля сторон ясно установлена. См. также обзор практики применения части четвёртой ГК РФ (обзор практики на КонсультантПлюс).

Отдельный пласт практики касается товарных знаков и принудительной лицензии (статья 1239 ГК РФ): суд может предоставить заинтересованному лицу право использования РИД на условиях, определяемых судом, в случаях, прямо предусмотренных кодексом, например при неиспользовании запатентованного изобретения. Это инструмент исключительный, и в практике встречается редко, однако существование такой нормы влияет на переговорные позиции по эксклюзивным сделкам в патентных отраслях.

Типичные ошибки и риски в договорной практике

Первая распространённая ошибка — не указывать вид лицензии. Презумпция простой лицензии работает не в пользу лицензиата, который рассчитывал на эксклюзив, и порождает споры о «реальной воле сторон». Если стороны исходили из эксклюзивности, об этом должны говорить переписка, оферты, рекламные материалы и прямой текст преамбулы. Но всё же отдельный пункт «Лицензия является исключительной» гораздо надёжнее любых внешних доказательств.

Вторая ошибка — общее описание способов использования. «Любое использование» или «использование в коммерческих целях» не имеет правового содержания. Способы перечисляются по статье 1270 ГК РФ для авторских произведений, по статье 1358 для патентов, по статье 1484 для товарных знаков. Лучше указывать конкретные способы: воспроизведение в виде объектного и (или) исходного кода; распространение путём продажи или иной передачи права собственности на экземпляры; импорт экземпляров в целях распространения; публичный показ; публичное исполнение; сообщение в эфир и по кабелю; доведение до всеобщего сведения; перевод или другая переработка.

Третья ошибка — забывать о государственной регистрации предоставления права, когда оно обязательно (товарные знаки, патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы). Без регистрации предоставление права считается несостоявшимся (пункт 6 статьи 1232 ГК РФ): договор остаётся действительным, но права использования лицензиат не получает. Это особенно болезненно в спорах с нарушителями исключительного права.

Четвёртая ошибка — несоразмерное вознаграждение или его отсутствие. Безвозмездная лицензия допустима, если это прямо сказано в договоре, но между коммерческими организациями нельзя безвозмездно предоставить исключительную лицензию на территории всего мира и на весь срок действия исключительного права (пункт 5.1 статьи 1235 ГК РФ). А если договор возмездный, но в нём нет ни размера вознаграждения, ни порядка его определения, он считается незаключённым (абзац второй пункта 5 статьи 1235 ГК РФ).

Пятая ошибка — игнорировать пункт об ответственности при нарушении исключительности. Без прямой неустойки или фиксированной суммы потерь сложно доказать убытки от факта выдачи конкурирующей лицензии. Прямое указание сумм неустойки в договоре резко повышает шансы реального взыскания и часто становится «фактором сдерживания» для лицензиара.

Алгоритм выбора вида лицензии в практике

Решая, какой вид лицензии оформить, юрист и менеджер по продукту проходят несколько вопросов. Сначала — экономика сделки: рассчитан ли лицензиат на монопольное положение на согласованной территории и в согласованных способах, готов ли он за это платить премию, готов ли лицензиар взять обязательство не выдавать аналогичных лицензий конкурентам. Если да — это исключительная лицензия с прямой формулировкой запрета. Если нет — простая, и здесь лицензиар сохраняет коммерческую гибкость.

Затем — статус самого правообладателя: будет ли он продолжать собственное использование. Если да — добавляем оговорку о сохранении за лицензиаром права самостоятельного использования (модель «sole licence»): без неё он в пределах исключительной лицензии сам РИД не использует (пункт 1.1 статьи 1236 ГК РФ). Если нет — оговорка не нужна, хотя прямой запрет в договоре снимет споры о пределах исключительности. Далее — сублицензирование: понадобится ли лицензиату строить дистрибьюторскую сеть, и при положительном ответе фиксируем процедуру согласования и контроля сублицензий.

Параллельно — границы исключительности по территории, способам и времени. Если эксклюзив нужен только по одному способу (например, по распространению), а по другим способам стороны готовы к параллельному использованию, оформляется «смешанная» лицензия по пункту 3 статьи 1236 ГК РФ. Это позволяет монетизировать РИД эффективнее и сохранять рынки для разных партнёров. Наконец, налоговый статус — наличие льготы по НДС, ставка налога у источника для нерезидентов, режим трансфертного ценообразования — фиксируется в финансовом приложении к договору.

Этот алгоритм можно сформулировать и в виде договорного шаблона: блок «Вид лицензии» с прямым указанием; блок «Способы использования» с конкретным перечнем; блок «Территория и срок»; блок «Самостоятельное использование лицензиаром» — разрешено/запрещено; блок «Сублицензирование»; блок «Регистрация предоставления»; блок «Вознаграждение и порядок выплат»; блок «Ответственность за нарушение исключительности» с фиксированными суммами неустойки и порядком возмещения имущественных потерь.

Заключение

Выбор между исключительной и неисключительной лицензией — это не формальность, а решение, формирующее экономику и юридический ландшафт сделки. Лицензиат, рассчитывающий на эксклюзив, должен прямо назвать лицензию исключительной, проверить, не оговорил ли лицензиар право параллельного использования, зафиксировать процедуру выдачи сублицензий и закрепить ответственность за нарушение исключительности. Лицензиар, ценящий гибкость, обычно остаётся в режиме простой лицензии, оставляя за собой возможность параллельно работать с конкурентами и собственными продуктами. Российское право даёт сторонам широкий инструментарий, но он работает только при чётко составленном договоре. Чем подробнее в нём описан вид лицензии, перечень способов, территория, срок, статус самостоятельного использования лицензиаром и санкции за нарушение, тем устойчивее сделка к рискам и судебному оспариванию.